대법원은 2023년 7월 13일 선고한 2022후10180 취소결정(특) 판결에서, 장세척 조성물의 성분 함량 등을 수치로 한정한 발명의 진보성을 부정한 원심판단을 받아들여 특허권자 측의 상고를 기각했습니다.

사건 개요

원고의 특허는 장세척 조성물에 관한 발명이었습니다. 비교 대상인 선행발명도 결장경검사를 위한 장세척 조성물에 관한 것으로, 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트 성분을 포함하고 있었습니다.

특허의 청구범위 제1항은 이들 성분의 함량 범위와 아스코르베이트 성분 중 아스코르브산·아스코르브산나트륨의 중량비 범위를 수치로 한정했습니다. 청구범위는 특허로 보호받으려는 기술 내용을 정하는 부분입니다. 원고는 진보성을 부정한 특허법원 판결에 불복하여 상고했습니다.

핵심 쟁점

진보성은 해당 분야의 통상적인 기술자가 기존 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하는 특허 요건입니다. 이미 알려진 구성요소의 범위를 숫자로 좁힌 수치한정발명에서, 수치가 다르다는 사실만으로 진보성을 인정할 수 있는지가 문제 되었습니다.

이 사건에서는 추가된 다른 구성요소가 있는지, 수치범위를 정하는 데 기술적 어려움이 있는지, 선행발명과 질적으로 다른 효과나 수치범위 안팎의 현저한 효과 차이가 있는지를 살펴야 했습니다. 선행발명의 대조실험이 해당 범위의 선택을 피하도록 가르치는 내용인지도 다투어졌습니다.

법원의 판단

대법원은 진보성을 인정할 다른 구성요소가 추가되어 수치한정이 보충적 사항에 불과한 경우가 아니라면, 통상적이고 반복적인 실험으로 적절히 선택할 정도의 단순한 수치한정은 진보성이 부정될 수 있다고 설명했습니다. 공지된 발명과 이질적인 효과나 한정 범위 안팎의 현저한 효과 차이가 없는지가 그 판단에서 중요하다고 보았습니다.

이 사건 제1항 발명에는 선행발명에 나온 구성요소 외에 진보성을 인정할 다른 구성요소가 추가되지 않았습니다. 대법원은 구체적인 수치범위가 다르다는 것만으로 구성이 어렵다고 볼 수 없다고 판단했습니다. 복용량을 줄이면서 우수한 장세척 효과를 얻으려는 과제도 공통되고 작용효과 역시 질적으로 다르지 않다고 보았습니다.

명세서와 출원 후 추가로 제출된 실험자료를 살펴보아도 한정 범위 안팎에서 현저한 효과 차이가 있다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 선행발명의 대조용액도 그 선행발명에 기재된 성분 비율 범위에 있었고, 비교 용액과 배출 대변량에서 통계적으로 유의한 차이가 나타난 것도 아니었습니다. 따라서 그 대조용액을 해당 수치범위의 선택에 관한 부정적 교시, 즉 그 선택을 피하도록 하는 가르침으로 볼 수 없다고 보았습니다.

대법원은 제1항 발명 등이 통상적이고 반복적인 실험으로 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 해당하여 진보성이 부정된다는 원심의 결론에 잘못이 없다고 판단했습니다. 원고의 상고를 기각하고 상고비용도 원고가 부담하도록 했습니다.

판결을 읽는 포인트

성분의 함량이나 비율을 복수로 한정했다고 해서 그 자체로 진보성이 생기는 것은 아닙니다. 이 판결은 숫자의 차이와 기술적 기여를 구별하고, 추가 구성과 선택의 어려움, 효과 차이를 명세서와 실험자료에 비추어 살폈습니다.

모든 수치한정발명이 반드시 같은 방식으로 진보성을 부정당한다는 뜻은 아닙니다. 대법원은 진보성을 인정할 다른 구성이 추가되어 수치한정이 보충적인 경우를 구별했습니다. 이 사건의 결론도 구체적인 성분 구성과 효과 자료에 따른 판단이므로, 다른 특허에서는 무엇이 실제 기술적 차이인지부터 살펴야 합니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 2022후10180 판결 공식 공개 원문 · 대법원 주요판결 안내