대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 · 등록무효(특), 파기환송

사건 개요

어류의 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물을 얻는 제조방법과 그 혼합물에 관한 특허의 등록무효 여부가 문제되었습니다. 원심은 제조방법 발명의 진보성을 부정하고, 물건발명의 일부 용어가 불명확하며 진보성도 없다고 판단하였습니다.

핵심 쟁점

청구범위의 난용성 및 분자식 평균이라는 표현을 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있는지, 선행발명들의 공정을 해체하여 재조합하는 방식으로 진보성을 부정할 수 있는지가 쟁점입니다. 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단하는 기준도 문제되었습니다.

법원의 판단

대법원은 명확성 여부를 청구범위의 용어만으로 일률적으로 판단할 수 없고, 발명의 설명·도면과 출원 당시 기술상식을 고려해야 한다고 보았습니다. 이 사건의 난용성은 잘 녹지 않는 성질로 이해할 수 있고, 분자식 평균도 문맥과 기술상식상 DNA를 구성하는 기본 단위의 평균 분자식을 뜻함을 파악할 수 있어 기재요건을 충족한다고 판단하였습니다.

또한 선행발명들은 원료, 최종 산출물, 효소의 사용 및 공정의 목적 등에 차이가 있었습니다. 각 공정이 전체 과정에서 가지는 기술적 의미와 유기적 관계를 해치면서 일부 단계만 추출하여 재조합할 동기나 암시가 없으므로, 특허 내용을 이미 알고 하는 사후적 판단으로 진보성을 부정할 수 없다고 보았습니다.

제조방법이 기재된 물건발명은 제조방법 자체에 한정하지 않고 청구범위 전체로 특정되는 물건의 구조·성질을 선행기술과 비교해야 합니다. 이 사건 물건발명 역시 선행발명들의 결합으로 쉽게 도출된다고 볼 수 없다고 판단하여 원심판결을 파기하고 특허법원에 환송하였습니다. 한편 원심 변론종결 후 확정된 정정심결 자체를 상고이유로 삼을 수 있다는 주장은 받아들이지 않았습니다.

판결을 읽는 포인트

명확성은 기술분야와 청구범위의 문맥 속에서 판단하고, 진보성은 개별 공정의 단순한 유사성보다 결합의 동기와 전체 기술적 관계를 살펴야 합니다. 이 판결은 해당 선행발명들과의 관계에서 원심의 무효 판단을 바로잡아 환송한 것으로, 모든 무효사유가 최종적으로 해소되었다는 뜻과는 구별됩니다.

공개된 판결을 소개하는 일반적인 법률정보입니다. 당시 법령과 사건의 사실관계를 전제로 하며 개별 사안에 대한 법률의견을 대신하지 않습니다.

출처: 대법원 공식 공개 판결 — 2019후10296