대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 — 파기환송

사건 개요

타일로신 제Ⅰ형 결정형에 관한 특허출원에 대하여 진보성이 부정되어 거절결정이 내려졌습니다. 출원인은 이를 다투었으나 원심에서도 받아들여지지 않아 상고하였습니다.

핵심 쟁점

다형체 스크리닝이 통상적으로 이루어지는 실험이라는 사정만으로 특정 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 판단할 수 있는지가 문제되었습니다.

법원의 판단

대법원은 다형체 스크리닝이 통상적인 실험이라는 점과 그 실험을 통하여 특정 결정형에 쉽게 이를 수 있다는 점은 구별해야 한다고 보았습니다. 결정다형성이 알려져 있거나 예상되었는지, 특정 결정형에 이를 수 있도록 하는 가르침·암시·동기가 있었는지, 통상적인 스크리닝에서 검토하는 범위 및 예측할 수 없는 유리한 효과 등을 종합해야 합니다.

발명의 효과가 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있습니다. 명세서의 기재로 인식하거나 추론할 수 있는 효과의 범위에서는 출원 후 제출된 실험자료 등을 통하여 효과를 구체적으로 주장하고 증명하는 것도 가능합니다.

이 사건에서는 제출된 자료만으로 제Ⅰ형 결정형에 쉽게 도달하거나 그 안정성·흡습성에 관한 효과를 예측할 수 있었다고 단정하기 어렵다고 보았습니다. 명세서의 내용을 미리 알고 있는 상태에서 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 평가하는 사후적 판단을 경계하였습니다.

대법원은 진보성을 부정한 원심판결을 파기하고 사건을 환송하였습니다.

판결을 읽는 포인트

실험 방법이 통상적이라는 이유만으로 실험 결과인 특정 결정형도 쉽게 도출된다고 단정할 수 없습니다. 이 판결은 진보성 부정 판단을 파기한 것으로, 특허등록 자체를 확정한 판결은 아닙니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 공식 공개 판결문 — 2018후10923