대법원은 2022년 6월 16일 선고한 2019후10456 판결에서, NGAL 측정에 관한 특허발명의 수치한정 구성을 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 본 원심을 유지하고 특허권자의 상고를 기각했습니다.

사건 개요

분쟁 대상은 신장 질환의 진단 표지로서 NGAL을 측정하는 특허발명이었습니다. NGAL은 이 사건 발명에서 질환 가능성을 구별하는 데 이용한 생체표지 물질이며, 발명은 낮은 농도를 배제하는 경계값인 컷오프 값을 일정 범위로 정하고 있었습니다.

특허권자는 등록무효심판에 대한 심결취소소송에서 패소한 뒤 상고했습니다. 원심 변론이 끝난 후 제1항 발명에 관한 정정심판도 청구했지만, 그 청구는 2021년 11월 26일 취하되었습니다.

핵심 쟁점

원심 변론종결 후의 정정심판을 이유로 원심판결을 다툴 수 있는지, 그리고 컷오프 값을 250ng/㎖부터 525ng/㎖까지로 정한 구성이 진보성을 갖는지가 쟁점이었습니다.

진보성은 해당 기술분야의 통상적인 기술자가 기존 기술에서 쉽게 발명할 수 없는지를 따지는 요건입니다. 수치범위를 정한 발명에서는 그 범위를 쉽게 선택할 수 있었는지와, 그 한정으로 얻는 효과가 기존 기술과 어떻게 다른지가 중요합니다.

법원의 판단

대법원은 특허무효심판에 대한 취소소송의 사실심 변론이 끝난 뒤 정정심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서를 기준으로 판단한 원심판결에 그 사정만으로 재심사유가 생기는 것은 아니라고 설명했습니다. 상고심에서도 정정 전 명세서를 기준으로 진보성을 판단해야 하며, 이 사건 정정심판청구는 더구나 취하되었으므로 관련 상고이유를 받아들이지 않았습니다.

기술적 판단에서는 선행발명 1만으로 또는 여기에 선행발명 2·3을 결합하여 문제 된 컷오프 범위의 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 본 원심에 잘못이 없다고 보았습니다. 그 범위의 한정이 선행발명과 다른 종류의 효과를 갖거나, 범위 안팎에서 현저한 효과 차이를 보인다고 보기도 어렵다고 판단했습니다.

이에 따라 제1항 발명과 이를 인용하는 제7항부터 제13항 및 제15항 발명의 진보성을 부정한 원심을 유지했습니다. 대법원은 상고를 기각하고 상고비용은 특허권자인 원고가 부담하도록 했습니다.

판결을 읽는 포인트

특허에 수치범위를 적었다는 사실만으로 진보성이 인정되는 것은 아닙니다. 이 사건에서는 경계값을 해당 범위로 선택하는 일이 기존 기술에 비추어 얼마나 어려운지, 그 선택이 효과에 어떤 차이를 만드는지를 함께 보았습니다. 판결에 적힌 수치는 특허 구성에 대한 심판 대상이며 의료 현장에서 사용할 진단 기준을 제시한 것이 아닙니다.

절차적으로도 정정심판 청구, 정정심결 확정, 청구 취하는 구별해야 합니다. 이 사건에서 정정이 확정되었다고 설명하는 것은 정확하지 않습니다. 대법원은 변론종결 후 정정에 관한 일반 법리를 밝힌 뒤 실제로는 정정심판청구가 취하되었다는 사정까지 확인했습니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 공식 공개 판결문