대법원은 2022년 8월 31일 선고한 2020후11479 판결에서 원출원 당시 공지예외주장을 하지 않았어도 적법한 분할출원에서 절차를 지켜 주장했다면 원출원일을 기준으로 그 효과를 인정받을 수 있다고 보아, 원심판결을 파기환송했습니다.

사건 개요

원고는 2014년 12월 23일 발명을 특허출원하면서 공지예외주장을 하지 않았습니다. 이후 특허청 심사관은 같은 해 8월경 공개된 원고 자신의 석사학위 논문을 근거로 신규성과 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 했습니다. 신규성은 기존에 알려진 발명과 다른 새로운 발명인지, 진보성은 기존 기술에서 쉽게 생각해 낼 수 없는 발명인지를 가리는 요건입니다.

원고는 보정기간 내인 2016년 8월 30일 분할출원을 하면서 공지예외를 주장하고 다음 날 원출원을 취하했습니다. 그러나 특허청과 특허심판원은 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았다는 이유 등으로 이를 받아들이지 않았고, 특허법원도 같은 취지로 판단했습니다.

핵심 쟁점

자기공지는 특허를 받을 권리가 있는 사람이 출원 전에 자신의 발명을 공개한 경우를 말합니다. 공지예외는 법정 기간과 절차를 지키면 그 공개를 신규성·진보성 판단에서 불리한 선행기술로 취급하지 않는 제도입니다. 분할출원은 원출원의 최초 명세서나 도면에 기재된 발명 일부를 별도의 출원으로 나누는 제도입니다.

쟁점은 원출원에서 공지예외주장을 누락했더라도 분할출원에서 새로 주장할 수 있는지, 공개 후 12개월 이내 출원 요건을 실제 분할출원일이 아니라 원출원일로 판단할 수 있는지였습니다.

법원의 판단

대법원은 관련 규정의 문언과 제도 취지상 원출원에서 공지예외를 주장했어야만 분할출원에서 그 효과를 인정받는 것은 아니라고 보았습니다. 적법한 분할출원은 원칙적으로 원출원일에 출원한 것으로 보며, 공지예외주장과 증명서류 제출의 절차상 시기는 분할출원일을 기준으로 정하도록 규정되어 있기 때문입니다.

따라서 원출원이 자기공지일부터 12개월 이내에 이루어지고, 분할출원이 적법하며, 분할출원일을 기준으로 공지예외의 절차 요건을 충족했다면 분할출원 자체가 공개 후 12개월을 넘었어도 효과를 인정받을 수 있다고 설명했습니다. 원출원 때 청구하지 않았던 발명을 나중에 분할하여 권리화할 필요가 생길 수 있다는 점도 고려했습니다.

분할출원은 기존 출원의 누락 사항을 고치는 보정과는 별개의 독립된 출원이라고 보았습니다. 과거 판례가 누락한 공지예외주장을 보정으로 보완하지 못한다고 했다는 이유만으로 분할출원에서의 주장을 금지할 수는 없고, 이 문제는 2015년 공지예외주장 보완제도 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석해야 한다고 판단했습니다.

이 사건에서는 원출원이 논문 공개 후 12개월 이내에 이루어졌고, 원고가 분할출원 가능기간에 분할출원을 하면서 절차를 지켜 공지예외를 주장했습니다. 대법원은 그 논문을 신규성·진보성 부정의 근거로 삼을 수 없다고 보아 원심판결을 파기하고 특허법원에 환송했습니다.

판결을 읽는 포인트

이 판결은 원출원일로 소급하여 판단하는 실체적 요건과 실제 분할출원일을 기준으로 지켜야 하는 절차적 요건을 구별했습니다. 분할출원이라는 이름만 붙이면 누락된 주장이 언제나 회복되는 것은 아니므로, 원출원의 시기와 분할출원의 적법성, 주장·증명서류 제출 절차를 함께 살펴야 합니다.

또한 공지예외가 인정되었다고 해서 특허등록까지 확정된 것은 아닙니다. 이 판결은 자신의 논문을 이유로 신규성·진보성을 부정한 판단의 잘못을 지적한 것이며, 다른 선행기술이나 나머지 특허요건까지 모두 충족한다고 판단한 것은 아닙니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 2020후11479 공식 공개 판결문 · 대법원 공식 판례 소개