대법원은 2023년 1월 12일 선고한 2020후11813 판결에서 골반저근 강화연습용 장치에 관한 확인대상 발명이 특허권의 범위에 속하지 않는다고 본 원심을 유지하고, 특허권자의 상고를 기각했습니다.

사건 개요

골반저근 강화연습용 장치와 제어방법에 관한 특허를 두고, 심판청구인이 자신의 확인대상 발명이 특허권의 범위에 들어가지 않는다는 판단을 구했습니다. 이처럼 권리범위 밖이라는 확인을 구하는 절차를 소극적 권리범위확인심판이라고 합니다.

특허의 청구항에는 전극패드의 배열 위치와 사용자의 항문이 접촉하지 않는다는 내용이 기재되어 있었습니다. 반면 확인대상 발명의 설명서에 포함된 대비표에는 두 전극이 돌출부 위에 형성되어 사용자의 항문과 접촉한다고 적혀 있었습니다. 특허권자는 확인대상 발명의 특정과 청구범위 해석 등을 다투었습니다.

핵심 쟁점

특허에서 보호받을 기술적 내용을 적은 청구범위의 문구를 어떻게 해석할 것인지, 확인대상 발명을 파악하면서 설명서의 대비표까지 함께 고려할 수 있는지가 쟁점이었습니다.

또한 심판청구인이 실제로 사용하는 기술과 심판 대상으로 적어 낸 발명이 다를 때, 어느 것을 기준으로 특허권의 범위에 속하는지를 판단해야 하는지도 문제되었습니다.

법원의 판단

대법원은 특허발명을 청구범위의 기재에 따라 확정해야 한다고 설명했습니다. 발명의 설명이나 도면으로 그 범위를 임의로 넓히거나 줄일 수는 없지만, 문구가 나타내는 기술적 의미를 이해하기 위해 설명과 도면을 참작하여 객관적이고 합리적으로 해석해야 한다고 보았습니다.

이에 따라 이 사건 청구항의 접촉하지 않는다는 부분은 사용자의 항문이 장치에 배열된 두 개 이상의 전극패드와 접촉하지 않는다는 뜻으로 해석한 원심 판단을 수긍했습니다.

확인대상 발명은 설명서와 도면에 따라 특정해야 하므로, 설명서의 일부인 특허발명과의 대비표도 함께 고려할 수 있다고 판단했습니다. 대비표에는 두 전극이 사용자의 항문과 접촉한다고 명시되어 있어 특허발명과 비교할 정도로 대상이 특정되었다고 보았습니다. 그 대상 발명은 특허의 비접촉 구성을 갖추지 못했으므로 권리범위에 속하지 않는다고 판단했습니다.

대법원은 소극적 권리범위확인심판의 대상은 심판청구인이 특정한 구체적인 발명이라고도 설명했습니다. 실제 실시하는 기술이 다르더라도 원칙적으로 그 특정된 발명을 특허발명과 비교해야 하며, 실시가능성이 없는 경우에는 청구의 적법성이 문제될 수 있다고 보았습니다. 원심 판단에 청구범위 해석, 출원경과 금반언 등 관련 법리의 잘못이 없다고 보아 상고를 기각했습니다. 출원경과 금반언은 출원 과정에서 한 주장이나 보정과 모순되는 권리 주장을 제한하는 원칙입니다.

판결을 읽는 포인트

이 판결을 읽을 때에는 실제 판매하거나 사용하는 장치와 심판서류에 특정된 확인대상 발명을 구별해야 합니다. 소극적 권리범위확인심판은 서류로 특정한 발명을 기준으로 권리범위를 확인하는 절차이므로, 그 결과를 실제 제품 전반에 대한 포괄적인 판단으로 이해하면 범위를 잘못 짚을 수 있습니다.

대비표도 단순한 참고자료라는 이유로 제외되지 않았습니다. 설명서의 일부인 대비표가 대상 기술의 접촉 구조를 분명히 밝혔기 때문입니다. 청구항의 비접촉 구성과 대비표의 접촉 구성을 연결해 보면, 대상 특정과 권리범위 판단이 어떻게 이어졌는지 이해할 수 있습니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 2020후11813 공식 공개 판결문 · 대법원 공식 판례 소개