대법원은 2023년 2월 2일 선고한 2020후11738 판결에서 화합물 발명의 진보성을 판단할 때 구성의 곤란성과 효과를 함께 고려해야 한다고 설명했습니다. 다만 이 사건 다파글리플로진에 관한 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 원심의 결론은 정당하다고 보아 상고를 모두 기각했습니다.

사건 개요

이 사건은 II형 당뇨병 치료 등에 유용한 SGLT2 억제제 관련 특허의 등록무효가 다투어진 사건입니다. 문제된 제1항 발명은 다파글리플로진에 관한 것이었습니다.

선행발명에는 여러 치환기를 선택하는 화학식이 공개되어 있어 그 범위 안에 이론적으로 다파글리플로진이 포함될 수 있었습니다. 선행발명의 구체적인 실시례 중 하나와 다파글리플로진은 말단 치환기가 메톡시기인지 에톡시기인지에서 차이가 났습니다. 원심은 이 치환을 쉽게 시도할 수 있다며 진보성을 부정했고 특허권자가 상고했습니다.

핵심 쟁점

진보성은 해당 분야의 통상의 기술자가 선행기술로부터 발명을 쉽게 도출할 수 없는지를 평가하는 특허 요건입니다. 선행발명의 넓은 화학식 범위에 특정 화합물이 들어간다는 이유만으로 진보성을 부정할 수 있는지가 쟁점이었습니다.

여러 치환기를 선택하도록 표시한 마쿠쉬 형식의 화학식에서 특정 화합물을 선택하는 어려움과, 그렇게 얻은 화합물의 효과를 어떻게 함께 고려할지도 문제되었습니다.

법원의 판단

대법원은 선행발명에 상위개념이 알려져 있어도 구성을 도출하기 어렵다면 진보성이 부정되지 않는다고 설명했습니다. 이론적으로 포함될 수 있는 화합물의 수, 특정 화합물이나 치환기를 쉽게 선택할 동기·암시, 구체적으로 공개된 화합물과의 구조적 유사성 등을 종합해야 한다고 보았습니다.

발명의 효과도 함께 고려해야 한다고 판단했습니다. 효과는 기술적 의미가 있는 어려운 선택인지 단순한 임의의 선택인지를 구별하는 중요한 지표이고, 효과가 현저하면 구성의 곤란성을 추론하는 자료가 될 수 있다고 설명했습니다. 구성의 곤란성이 불분명해도 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다면 진보성이 부정되지 않는다고 보았습니다.

효과는 명세서에서 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 내용을 중심으로 판단해야 한다고 설명했습니다. 그 효과가 의심스러울 때에는 기재 범위를 넘지 않는 한 출원 후 실험자료 등으로 구체적으로 주장·증명할 수도 있다고 보았습니다.

원심이 치환을 우선 시도할 수 있다는 이유만으로 효과를 고려하지 않고 구성이 어렵지 않다고 단정한 데에는 부적절한 면이 있다고 지적했습니다. 그러나 이 사건에서는 우선 시도할 수 있는 치환으로 어느 정도 개선된 효과를 얻었다는 사정만으로 현저한 효과를 인정하기 부족하다고 보았습니다. 대법원은 제1항 발명의 진보성을 부정한 원심의 결론을 유지하고 상고를 모두 기각했습니다.

판결을 읽는 포인트

이 판결은 상위개념에 포함되는 화합물이면 모두 특허를 받을 수 없다고 본 것이 아닙니다. 넓은 범위 중 특정 구성을 고르는 과정에 실제 어려움이 있었는지와 그 선택이 가져온 효과를 함께 검토해야 한다고 보았습니다.

또한 상고기각이 원심의 모든 설명을 그대로 승인했다는 뜻은 아닙니다. 대법원은 효과를 배제한 판단 방식은 부적절하다고 지적하면서도, 이 사건에서 주장된 개선 정도가 현저한 효과로 보기 부족해 결론은 유지했습니다. 판단 방법에 관한 법리와 구체적인 발명에 적용한 결과를 구분해 읽는 것이 중요합니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 2020후11738 공식 공개 판결문 · 대법원 공식 판례 소개