대법원은 2023년 2월 2일 선고한 2022후10210 판결에서 권리범위확인심판의 구성 변경 용이성은 심결 당시를 기준으로 출원 후 공개된 자료까지 참작하여 판단할 수 있다고 보았습니다. 확인대상 발명이 특허발명과 균등하여 권리범위에 속한다고 본 원심을 유지하고 상고를 기각했습니다.

사건 개요

특허권자는 다파글리플로진을 포함하는 화합물 등에 관한 특허를 보유하고 있었습니다. 상대방은 다파글리플로진 포메이트를 대상으로 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.

확인대상 발명은 기본 화합물의 특정 위치에 포름산을 결합한 형태였습니다. 원심은 이러한 변경이 쉽고 출원 과정에서 해당 구성을 의식적으로 제외한 것도 아니라며 특허의 권리범위에 속한다고 판단했습니다. 심판청구인은 변경 용이성의 판단 시점과 출원 과정의 보정 등을 다투며 상고했습니다.

핵심 쟁점

특허 청구범위의 문구와 동일하지 않은 구성도 일정한 요건을 충족하면 실질적으로 같은 구성인 균등물로 보호될 수 있습니다. 이 사건에서는 그 변경을 해당 분야의 통상의 기술자가 쉽게 생각할 수 있었는지를 언제 기준으로 판단할지가 쟁점이었습니다.

출원 과정에서 청구범위에 있던 프로드러그 에스테르라는 표현을 삭제한 것이 확인대상 발명을 권리범위에서 의식적으로 제외한 것인지도 문제되었습니다. 프로드러그는 체내에서 기본 활성 화합물로 전환되도록 변형한 형태를 뜻합니다.

법원의 판단

대법원은 구성 일부가 달라도 과제해결원리와 실질적인 작용효과가 같고 변경도 쉽게 생각할 수 있다면, 특별한 사정이 없는 한 균등한 구성으로 보호범위에 속할 수 있다고 설명했습니다. 이는 사소한 변경만으로 특허의 실질적인 보호를 피하는 것을 막기 위한 것이라고 보았습니다.

권리범위확인심판은 심결 당시를 기준으로 특허권의 객관적 효력범위를 간이하고 신속하게 확인하는 절차입니다. 대법원은 이러한 목적을 고려하면 구성 변경의 용이성도 심결 당시를 기준으로 특허 출원 후 알려진 자료까지 참작하여 판단할 수 있다고 보았습니다.

당시 알려진 프로드러그 설계 방식과 변형 위치의 특성 등을 종합하면 통상의 기술자가 다파글리플로진을 다파글리플로진 포메이트로 바꾸는 것을 쉽게 생각할 수 있다고 판단했습니다. 이에 관한 원심 판단을 수긍했습니다.

의식적 제외 여부는 단순히 보정 전후의 청구범위를 비교하는 것만으로 결정할 수 없고, 심사관의 견해와 보정서·의견서에 나타난 의도 및 보정 이유 등을 종합해야 한다고 설명했습니다. 프로드러그 에스테르라는 표현을 삭제했더라도 이 확인대상 구성을 의식적으로 제외했다고 보기 어렵다는 원심 판단을 유지했습니다. 결국 확인대상 발명이 제1항과 그 종속항인 제3항부터 제8항 및 제14항 발명과 균등하여 권리범위에 속한다고 보아 상고를 기각했습니다.

판결을 읽는 포인트

이 판결의 판단 시점은 특허를 받을 수 있는 진보성 등 모든 요건의 기준시점을 바꾼다는 뜻이 아닙니다. 권리범위확인심판에서 균등 여부를 판단할 때 구성 변경의 용이성을 어느 시점의 기술자료로 평가하는지에 관한 판단입니다.

또한 출원 과정에서 문구를 줄였다고 모든 중간 구성이 자동으로 제외되는 것은 아니었습니다. 보정의 이유와 출원인의 의도를 구체적으로 확인해야 했습니다. 권리범위확인심판은 침해금지나 손해배상청구권을 최종 확정하는 민사소송과 구별되며, 그 판단이 침해소송을 구속하는 것도 아니라는 절차적 범위도 함께 읽어야 합니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 2022후10210 공식 공개 판결문 · 대법원 공식 판례 소개