대법원은 2023년 2월 23일 선고한 2021후10473 권리범위확인(디) 판결에서 신규성 상실 예외가 인정된 공개 디자인을 근거로 자유실시디자인이라고 주장할 수 없다고 판단하고, 원심판결을 파기하여 특허법원으로 돌려보냈습니다.

사건 개요

원고는 침대용 헤드에 관한 등록디자인의 권리자였습니다. 원고 제품의 사진은 2018년 10월 23일 온라인 판매업체에 전자우편으로 제공되어 공개되었고, 원고는 다음 날인 10월 24일 디자인등록을 출원했습니다. 해당 디자인은 2019년 5월 21일 등록되었습니다.

피고는 이 공개 디자인 등을 근거로 등록무효심판을 청구했습니다. 원고가 신규성 상실 예외를 주장하고 관련 서류를 제출하자 예외가 인정되었고, 무효심판 청구를 기각한 심결이 확정되었습니다. 이후 원고가 제기한 적극적 권리범위확인심판에서는 피고의 확인대상디자인이 공개 디자인과 유사한 자유실시디자인이라는 이유로 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 판단이 내려졌습니다. 특허법원도 이를 유지했습니다.

핵심 쟁점

디자인은 원칙적으로 출원 전에 공개되면 신규성을 잃지만, 법에서 정한 요건과 절차를 지키면 그 공개에도 불구하고 등록받을 수 있습니다. 이것이 신규성 상실 예외입니다.

자유실시디자인 항변은 누구나 이용할 수 있는 공개 디자인과 같거나 그로부터 쉽게 실시할 수 있는 디자인이므로 특정 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 주장입니다. 이 사건에서는 등록을 유지할 때 이미 신규성 예외가 인정된 공개 디자인을 다시 이 항변의 근거로 삼을 수 있는지가 문제였습니다.

법원의 판단

대법원은 신규성 상실 예외의 근거가 된 공개 디자인이나 그 결합으로부터 쉽게 실시할 수 있다는 이유로 자유실시디자인 항변을 하는 것은 허용되지 않는다고 보았습니다. 예외를 적용받아 등록된 디자인에도 일반적인 등록디자인과 동일한 독점적·배타적 권리가 인정되기 때문입니다.

신규성 예외는 공개된 시점으로 출원일을 소급시키는 제도가 아닙니다. 법은 예외를 주장할 수 있는 기간과 절차를 정하고, 선사용에 따른 통상실시권 등으로 제3자의 이익도 조정하고 있습니다. 그런데 예외의 근거가 된 공개 디자인을 누구나 무상으로 이용할 수 있다고 본다면, 법이 인정한 등록권의 효력이 사실상 제한될 수 있습니다.

이 사건의 공개 디자인에는 신규성 상실 예외가 인정되어 등록이 유지되었습니다. 따라서 이를 근거로 확인대상디자인이 자유실시디자인이라고 판단해서는 안 되고, 등록디자인과 확인대상디자인을 직접 비교하여 권리범위에 속하는지를 판단해야 했습니다. 대법원은 다른 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심판결을 파기환송했습니다.

판결을 읽는 포인트

출원 전에 제품 사진이 공개되었다는 사실만으로 그 디자인을 누구나 자유롭게 이용할 수 있다고 단정할 수는 없습니다. 공개 경위뿐 아니라 신규성 상실 예외가 적법하게 적용되었는지와 등록이 유지되고 있는지를 함께 확인해야 합니다.

이 판결은 피고 디자인이 곧바로 원고의 권리범위에 속한다고 확정한 판결은 아닙니다. 공개 디자인을 근거로 한 자유실시디자인 판단을 바로잡은 것이므로, 환송심에서는 등록디자인과 확인대상디자인을 비교하는 판단이 필요합니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 2021후10473 공식 공개 판결문 · 대법원 공식 판례 소개