대법원은 2023년 3월 9일 선고한 2022후10289 판결에서 외국 업체가 상표를 붙여 수출한 상품이 수입업자를 통해 국내에서 유통되었다면, 그 수입업자와의 관계에서는 외국 업체가 국내에서 사용한 상표로 볼 수 있다고 판단했습니다. 거래관계로 알게 된 상표를 신의성실의 원칙에 반하여 등록한 경우에 해당한다고 보아 등록무효를 인정한 원심의 결론을 유지하고 상고를 기각했습니다.

사건 개요

원고는 피고인 외국 업체로부터 선사용상표가 포장지에 표시된 상품을 수입해 국내에서 판매해 왔습니다. 그 업무상 거래관계가 있던 중 원고는 상표를 출원하여 등록받았고, 피고는 자신의 선사용상표와의 관계에서 등록이 허용될 수 없다며 등록무효심판을 청구했습니다.

특허법원은 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 무효로 되어야 한다고 판단했습니다. 원고는 외국 업체의 국내 상표 사용 여부 등을 다투며 상고했습니다. 앞서 출원에 대한 거절결정을 취소하고 심사국으로 돌려보낸 심결이 확정되었다는 점도 문제 삼았습니다.

핵심 쟁점

상표법 제34조 제1항 제20호는 계약이나 업무상 거래 등의 관계를 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 출원하는 경우 상표등록을 제한합니다. 거래관계를 이용하여 다른 사람의 상표를 먼저 등록하는 행위를 신의성실의 원칙에 따라 막으려는 규정입니다.

이 사건에서는 외국 업체가 국내에서 직접 또는 대리인을 통해 상품을 전시하거나 양도한 적이 없더라도, 상표가 붙은 상품이 수입업자를 통해 국내에 유통되었다면 그 업체의 국내 사용으로 볼 수 있는지가 쟁점이었습니다. 별도로, 앞선 거절결정불복심판의 확정이 뒤의 등록무효심판을 막는지도 다투었습니다.

법원의 판단

대법원은 선사용상표가 원칙적으로 국내에서 사용되거나 사용이 준비 중인 상표여야 한다고 설명했습니다. 다만 권리자가 외국에서 상품에 상표를 표시했더라도, 국내 유통을 전제로 수출하여 그 상표가 표시된 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도·전시되는 등 유통되게 했다면, 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서는 해당 규정의 타인이 사용한 상표에 해당한다고 보았습니다.

피고는 국내 유통을 전제로 상표가 붙은 상품을 수출했고, 상품은 그 표시 그대로 수입업자인 원고를 통해 국내에서 유통되었습니다. 원고는 업무상 거래관계를 통해 그 상표가 피고에 의해 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙에 반하여 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 출원해 등록받았다고 판단했습니다.

또한 상표법상 일사부재리의 효력은 확정심결과 동일한 사실 및 증거에 의해 다시 심판을 청구하는 경우에 미치며, 심판의 종류나 청구취지가 다르면 적용되지 않는다고 설명했습니다. 일사부재리는 같은 사안을 반복하여 심판하는 것을 제한하는 원칙입니다. 앞선 거절결정불복심판과 뒤의 등록무효심판은 종류와 청구취지가 달라, 앞선 확정심결이 무효심판을 막지는 않는다고 보았습니다.

대법원은 원심의 이유 설명에 다소 부적절한 부분이 있지만 등록무효라는 결론은 타당하다고 판단했습니다. 원고의 상고를 기각하고 상고비용도 원고가 부담하도록 했습니다.

판결을 읽는 포인트

외국 업체가 국내에 직접 판매조직을 두지 않았다는 사실만으로 이 규정의 보호대상에서 빠지는 것은 아닙니다. 국내 유통을 전제로 수출한 상품이 원래의 상표를 유지한 채 정상적인 거래로 유통되었는지, 출원인이 어떤 거래관계에서 그 상표를 알게 되었는지가 판단에 연결됩니다.

다만 외국에서 상표를 사용했다는 사정만으로 국내 등록이 언제나 무효가 된다는 뜻은 아닙니다. 이 판결은 국내 유통의 경위와 수입업자의 인식, 거래상 신의성실의 원칙 위반을 함께 판단했습니다. 출원 과정에서 거절결정을 뒤집은 심결이 있었다는 점도, 종류와 취지가 다른 등록무효심판에서 상표의 유효성을 확정해 주는 것은 아니라는 점을 구별해 읽을 필요가 있습니다.

법원·헌법재판소 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 소개한 판단은 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 대법원 2022후10289 공식 공개 판결문 · 대법원 공식 판례 소개