대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결 | 거절결정(특) | 상고기각

사건 개요

특허출원 거절결정의 불복절차에서 심사 당시 거절이유와 달리 다른 주선행발명을 기준으로 진보성을 부정하는 주장이 제기되었습니다. 비교 기준을 바꾸면 출원발명과의 차이점도 달라지는 사안이었습니다. 원심은 새로운 거절이유에 해당한다는 점 등을 들어 심결을 취소했습니다.

핵심 쟁점

진보성 판단의 출발점인 주선행발명을 변경하는 것이 이미 통지한 거절이유와 주요한 취지가 같은지, 아니면 새로운 거절이유인지가 쟁점입니다. 출원인에게 실질적인 의견제출 기회가 보장되었는지도 고려해야 했습니다.

법원의 판단

대법원은 청구범위와 기술사상 및 선행기술을 확정한 뒤 가장 가까운 선행발명과 공통점·차이점을 확인하고 차이 극복의 용이성을 심리해야 한다고 설명했습니다. 주선행발명을 변경하면 차이점과 용이성 판단 내용도 일반적으로 달라지므로, 실질적인 의견제출 기회가 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유라고 보았습니다. 이 사건에서도 그 변경에 따른 주장을 새로운 이유로 판단한 원심을 유지했습니다.

판결을 읽는 포인트

같은 진보성 결여 주장이라는 이유만으로 절차상 동일한 거절이유가 되는 것은 아닙니다. 비교 기술을 바꿨을 때 출원인이 대응해야 할 차이점과 논리가 달라졌는지 확인해야 합니다. 심결 취소가 곧 특허등록이나 모든 특허요건의 충족을 확정하는 것은 아니므로 후속 심사도 구별해야 합니다.

공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 법원 공식 판례 게시물