대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 | 등록무효(특)

사건 개요

인자 Xa 억제제인 아픽사반에 관한 화합물 특허의 등록무효가 다투어졌습니다. 원심은 선행발명의 상위개념에 포함되는 선택발명이라는 이유로 효과를 중심으로 판단하고, 현저한 효과를 인정하기 어렵다며 진보성을 부정하였습니다.

핵심 쟁점

선행발명의 일반식에 이론상 포함되는 화합물도 구성의 곤란성을 심리해야 하는지, 그 판단에서 발명의 효과와 출원 후 실험자료를 어떻게 고려할지가 문제되었습니다.

법원의 판단

대법원은 상위개념이 공지되어 있더라도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다고 보았습니다. 가능한 화합물의 수, 특정 구조를 선택할 동기나 암시, 구조적 유사성 및 효과를 종합해야 합니다. 이 사건은 수억 가지 이상 가능한 조합에서 특정 모핵과 치환기를 선택할 사정이 부족하고 개선된 효과도 있어 쉽게 도출하기 어렵다고 보았습니다. 구성의 곤란성을 따지지 않고 효과만으로 진보성을 부정한 원심을 파기환송하였습니다.

판결을 읽는 포인트

선택발명이라는 분류만으로 별도의 엄격한 효과 요건을 기계적으로 적용해서는 안 됩니다. 효과는 명세서에서 인식하거나 추론할 수 있는 내용을 중심으로 평가하며, 그 기재 범위를 넘지 않는 한도에서 출원 후 실험자료로 구체적으로 증명할 수 있습니다. 선택의 동기가 없다는 사정만으로 임의의 선택까지 진보성이 인정되는 것은 아닙니다.

법원 공식 공개 자료를 바탕으로 작성한 판례 해설입니다. 당시 법령과 해당 사건의 사실관계를 전제로 하며, 구체적인 사안과 현재 법령에 따라 검토 결과가 달라질 수 있습니다.

출처: 법원 공식 판례 게시물